該條款是在1993年商標法修訂時增加的條款，自1993年納入商標法以來便存在諸多爭議：關于其適用范圍，是“僅由”地名構成的商標還是“包含”地名的商標？“不得作為商標”意指“禁注”還是“禁用”？“其他含義”僅指強于地理含義的固有含義，還是包括經使用獲得的“第二含義”？本文擬對這些問題進行探討。

 

       一、《商標法》限制地名作為商標主要基于顯著性因素

 

       為厘清上述問題，需考察該條款的立法目的。如前所述，該條款是1993年《商標法》新增加的內容，此前在1988年修改的《商標法實施細則》中有所體現。立法部門相關人員在撰寫商標法釋義時提到：關于地名能否作為商標使用，不同國家的法律實踐有所不同，有的國家禁止使用地名作為商標，認為地名是公知公用的名稱，用地名作商標缺乏顯著性，易造成消費者對商品和服務來源的誤認，也使同一地區(qū)的其他經營者喪失與商標使用人公平競爭的地位。多數國家主張可以有限制地使用地名作商標，一方面可以維護公平競爭，另一方面也有利于促進經濟發(fā)展。我國則是從我國實際出發(fā)，作了如述規(guī)定。[1]

 

       最高人民法院在“哈爾濱小麥王”再審案中進一步指出：“作為商標授權確權審查中的絕對理由條款，商標法禁止將一定范圍內的地名作為商標注冊與使用的主要理由在于，一是防止商標權人不正當地壟斷公共資源。地名作為指代特定地理區(qū)域的一種符號表達形式，如若為個人所獨占，勢必影響社會公眾使用地名的表達自由。二是防止商標權人通過占用地名誤導公眾。地名還可能直接指代出產特定品質商品的產區(qū)，如商標權人提供的產品并非來源于該特定產區(qū)，社會公眾將可能基于對商品品質、商品來源的錯誤認識，而產生誤認誤購的結果。三是維護商標的顯著特征。地名對地理區(qū)域具有指代作用，如果商標標志從整體上即可無歧義地指向地名，顯然不能發(fā)揮識別商品和服務來源的作用，除非符合法律另有規(guī)定的情形，否則不應作為商標核準注冊”。[2]

 

       可見，商標法限制地名作為商標，主要考慮了商標顯著性因素、同一地區(qū)其他經營者合理使用地名的權利以及避免地名商標的欺詐性。其中，商標顯著性問題為根源性因素。

 

       二、“僅由”還是“包含”？

 

       國家知識產權局商標局和商標評審部門聯合制定的《商標審查及審理標準》規(guī)定，對《商標法》第十條第二款的理解不僅包括僅由地名組成的商標，還應包括含有地名的商標，因此，商標局、商標評審部門對于第十條第二款適用含有地名的商標不存異議。但是在商標行政訴訟中，一審法院與二審法院對此問題存在過爭議。在G980887號“ZURICHHELPPOINT”商標駁回復審案中，一審法院認為《商標法》第十條第二款應適用于“僅”由地名構成的商標，但二審法院對此予以了糾正。[3]

 

       當前的主流觀點認為：根據對《商標法》第十條第二款的文義解釋，該款并未使用“僅”“僅由”之類的語言，不能得出該款僅適用“僅由”地名構成的商標。如前所述，該款的立法目的主要是為了解決基于顯著性的可注冊問題，僅由地名組成的商標要審查判斷是否具有“其他含義”，對含有地名的商標，也要從整體上審查判斷其有無“其他含義”。故兩種情形均應適用商標法第十條第二款。[4]

 

       三、“禁注”還是“禁用”？

 

       由于《商標法》第十條第二款的表述是“不得作為商標”，故關于“地名條款”到底是禁用條款還是禁注條款，實踐中存在不同認識。一種觀點認為：《商標法》第十條第二款屬于禁注條件，禁止地名注冊在于地名作為商標缺乏顯著性，容易造成產地誤認。[5]另一種觀點認為：從第十條的內在結構和表述來看，應作為禁用條件，不管是否經過使用獲得顯著性、是否會造成產地誤認，均應禁止。[6]

 

       從立法沿革及立法目的分析，該條款主要是為了解決地名商標基于顯著性的可注冊問題。同時，從但書部分的例外規(guī)定來看，該條款并不絕對禁止地名作為商標，滿足一定條件的地名或含有地名的標志仍然可以獲得注冊。最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第六條規(guī)定，商標標志由縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名和其他要素組成，如果整體上具有區(qū)別于地名的含義，人民法院應當認定其不屬于商標法第十條第二款所指情形。該條對地名可作為商標一部分進行注冊的情形予以了明確?？梢姡灰藢ⅰ渡虡朔ā返谑畻l第二款認定為“禁用”條款。

 

       四、對地名“其他含義”的理解

 

       地名商標標志是否具有“其他含義”最基本的判斷依據應當是，公眾對商標所標示的商品或服務來源的認知是否基于地名的地理含義。那么，地名具有“其他含義”至少應包括如下幾種情形：

 

       (1)地名文字本身具有其他為相關公眾普遍知悉的固有含義，且該含義強于“縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名”的地理含義。

 

       國家知識產權局2021年制定的《商標審查審理指南》規(guī)定，“地名具有其他含義”，是指地名作為詞匯具有確定含義且該含義強于作為地名的含義，不會誤導公眾的。在“紅河”案中，北京市高級人民法院二審指出：地名具有“其他含義”，應理解為該標志具有明顯有別于地名的、明確的、易于為公眾所接受的含義。[7]

 

       （2）地名文字部分與其他文字、圖形等構成要素組合使用，商標整體上具有顯著性且形成區(qū)別于地名的“其他含義”。

 

        在“上海故事”商標駁回復審案中，最高人民法院2018年作出的再審判決書認定,申請商標由中文文字“上海故事”構成，雖然包含有直轄市“上海”的名稱，但商標整體并不屬于地名，且“上海故事”整體上具有區(qū)別于“上海”地名的含義[8]。

 

        北京芭黎貝甜企業(yè)管理有限公司訴國家知識產權局、株式會社巴黎克魯瓦桑商標權無效宣告請求行政糾紛案（下稱“PARIS BAGUETTE及圖”案）亦屬于此種情形，二審法院認為，訴爭商標是由英文“PARIS”“BAGUETTE”及圖形構成的圖文組合商標，“BAGUETTE”對中國公眾而言，不易識別和認讀，另有圖形要素加入，商標整體上具有區(qū)別于地名的含義[9]。近日最高人民法院做出行政裁定書，裁定駁回北京芭黎貝甜企業(yè)管理有限公司的再審申請，二審判決結果再次得到確認[10]。

 

       （3）地名文字商標或者含有地名文字的商標經過使用獲得了“第二含義”。

 

       有觀點認為，“其他含義”應當是固有的，而且商標法第十條第二款屬于禁用禁注條款，不適用通過使用獲得“第二含義”的規(guī)則，當然不能將通過使用獲得的“第二含義”認定為“其他含義”。[11]在上述“上海故事”商標駁回復審案中，北京市高級人民法院2014年作出的二審判決認為，申請商標由中文“上海故事”構成，雖然在作為縣級以上行政區(qū)劃的地名“上海”之外，申請商標還包含有“故事”二字，但申請商標作為整體所強調和突出的仍然是“上海”的地理屬性，地名要素仍是申請商標的主要含義。在此基礎上，申請商標是否實際投入使用，對其是否應予核準注冊并無影響。[12]從該判決可見，彼時北京市高級人民法院即持此種觀點，從而對商標申請人提交的商標使用證據未加考慮。后最高人民法院在2018年再審判決書中雖未對商標使用情況、是否經使用獲得“第二含義”進行論述，但卻對北京高院的結論予以了糾正，認為“上海故事”整體上具有區(qū)別于“上海”地名的含義。

 

       自此，北京市高級人民法院對地名商標是否可經使用獲得“第二含義”的審查實踐發(fā)生了變化。2019年發(fā)布的《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》指出，訴爭商標標志或者其構成要素含有縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，但是整體上具有其他含義的，可以認定其不屬于商標法第十條第二款所規(guī)定的情形。具有下列情形之一的，可以認定訴爭商標整體上具有其他含義：（1）訴爭商標僅由地名構成，該地名具有其他含義的；（2）訴爭商標包含地名，但訴爭商標整體上可以與該地名相區(qū)分的；（3）訴爭商標包含地名，整體上雖不能與該地名相區(qū)分，但經過使用足以使公眾將其與之區(qū)分的。該審理指南將商標經使用獲得“第二含義”的情形納入了地名商標具有“其他含義”的范疇。

 

       從近年來的司法實踐來看，將商標經使用獲得“第二含義”的情形納入地名商標具有“其他含義”的考量已成為主流觀點。如果標志本身具有地理含義以外的其他固有含義，只是排除了其屬于“不得作為商標”的情形，但還需進一步考察其是否具有顯著性，方知能否注冊；但如果含有地名的標志經過使用獲得了“第二含義”，則具備了商標的標識功能，可以直接確認其可注冊性。對于這種情形的認定，需結合在案使用證據予以綜合判斷。

 

       “PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審判決雖未直接確認訴爭商標經使用獲得了“第二含義”，但北京市高級人民法院認為，根據株式會社巴黎克魯瓦桑提交的關于訴爭商標宣傳報道、年度審計報告、銷售經營狀況、市場調查報告等證據足以證明，訴爭商標整體上區(qū)別于地名的含義得到了進一步強化，可見在確認訴爭商標整體具有“其他含義”的基礎上，亦考慮了訴爭商標的使用情況。

 

       此外，北京市高級人民法院2021年4月2日作出的關于“南粵”商標無效宣告案二審判決認定，雖然訴爭商標中的“粵”字與我國省級行政區(qū)劃廣東省的簡稱相同，但是訴爭商標由“南”和“粵”二字共同組成，故可以使訴爭商標在整體上具備區(qū)別于地名的其他含義。同時，結合南粵銀行公司提交的在案證據，可以證明訴爭商標經過南粵銀行公司的長期大量使用、宣傳，在保險、金融等領域上已具有一定的知名度。[13]該案與“PARIS BAGUETTE及圖”案頗為類似，均是在確認商標整體具有地名以外的其他含義基礎上，考慮了商標使用情況與知名度。

 

       五、地名商標是否具有顯著性應以相關公眾的通常認識為標準，結合指定商品或服務進行判斷

 

      《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第七條規(guī)定，人民法院審查訴爭商標是否具有顯著特征，應當根據商標所指定使用商品的相關公眾的通常認識，判斷該商標整體上是否具有顯著特征。該規(guī)定是對商標顯著性判斷規(guī)則的高度提煉，在判斷地名商標是否具有顯著性時，同樣適用。對于地名商標具有“其他含義”的，需要以相關公眾的通常認識為標準，結合指定商品或服務，判斷其有無顯著性。“PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審法院認為，公眾基于對訴爭商標核定使用商品“蛋糕、面包”的口感、風味、保質期短等特點判斷，亦不會將訴爭商標中的“PARIS”與核定使用商品的產地建立關聯。

 

       不可否認，含有地名商標地理描述性的強弱通常與其指定使用的商品密切相關。例如，“柏林”是德國首都的名稱，亦可理解為“柏樹林”之意。含有“柏林”的標志用于啤酒還是紹興黃酒上，將可能影響關于其可注冊性的判定。這是因為，德國的啤酒有較高聲譽和知名度，相關公眾在啤酒上看到“柏林”字樣后很容易認為其描述了產品的地理來源。相反，使用在紹興黃酒上則較難產生此類聯想。

 

       六、《商標法》第十條第二款與《商標法》第十條第一款第（七）項、第十一條、第十條第一款第（八）項的適用關系

 

      《商標法》第十條第一款第（七）項規(guī)定，帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認的標志不得作為商標使用。“PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審判決在認定訴爭商標整體上具有區(qū)別于地名的含義的基礎上，認定根據株式會社克魯瓦桑提交的證據，訴爭商標及其權利人與法國具有深厚淵源，核定使用商品的制作工藝、產品特點、風味也與法國具有密切關聯，故訴爭商標中的“PARIS”傳遞給公眾更多的是商品品質和風味的信息，而這一信息并未夸大商品的質量等特點，沒有導致公眾產生誤認。因此，訴爭商標的注冊未違反商標法第十條第一款第（七）項的規(guī)定。

 

       國家知識產權局2021年制定的《商標審查審理指南》規(guī)定，“標志由我國縣級以上行政區(qū)劃的地名之外的其他地名構成或者含有此類地名，使用在其指定的商品上，容易使公眾發(fā)生商品產地誤認的”，適用商標法第十條第一款（七）項規(guī)定予以駁回。例如，指定商品為“貝殼類動物（活的）”的“酷艾陽澄湖”標志，指定商品為“新鮮水果、新鮮蒜”的“西街口”標志（“西街口”是云南省昆明市石林彝族自治縣下轄一鎮(zhèn)名，該鎮(zhèn)出產的西街口人參果、西街口大蒜等農副產品具有較高知名度）。

 

      《商標審查審理指南》又規(guī)定，“商標由兩個或者兩個以上行政區(qū)劃的地名的簡稱組成，且不會使公眾發(fā)生產地等特點誤認的，不適用商標法第十條第二款。但容易使消費者對其指定商品的產地或者服務內容等特點發(fā)生誤認的，適用商標法第十條第一款第（七）項規(guī)定予以駁回”。例如，指定使用在“觀光旅游、旅游安排”服務上的“青藏”、“川藏”商標。

 

       就服務而言，服務沒有產地只有提供地，服務地名商標的“產地”欺騙與商品商標的產地欺騙并不完全一樣。除去以現代信息科技為依托的異地服務，很多服務都有時效性和本地性要求，難以使消費者誤認為有其他提供地。例如，上海的粵菜館在商標中使用“廣東”字樣時，相關公眾不太可能會根據該商標誤以為菜品都是在廣東制作，一般只會認為該商標說明了餐飲服務的特點。因此，服務商標因地名具有的欺騙性，在很多情況下是因地名導致的服務  內容和品質欺騙。

 

       由于地名天然具有地理描述性，《商標法》第十條第二款地名條款與商標法第十條第一款第（七）項欺騙性條款、第十一條顯著性條款、第十條第一款第（八）項不良影響條款在適用要件及判定標準上存在交叉和重疊的部分。在現行《商標法》框架下，對于所涉地名為縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名的，鑒于地名條款相對于欺騙性條款、顯著性條款等屬于特別條款，故根據特別條款優(yōu)先適用于一般條款的原則，應優(yōu)先適用《商標法》第十條第二款進行判定；如果商標中地名具有“其他含義”，則足以排除欺騙性條款關于產地誤認的適用；商標中地名不具有“其他含義”，同時易使公眾對商品的產地產生誤認的，則需同時適用欺騙性條款；如果均在前述情形之外，還需通過顯著性條款、不良影響條款等進一步對其可注冊性予以考量。