有人提出商標(biāo)局對企業(yè)的“防御性注冊”和“儲備商標(biāo)”適用第四條駁回屬于“矯枉過正”，筆者不認(rèn)同這種觀點(diǎn)。國家知識產(chǎn)權(quán)局近期發(fā)布的《商標(biāo)審查審理指南》（以下簡稱指南）對不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請的審查審理做了專章說明?！吨改稀穼Α渡虡?biāo)法》第四條的立法目的解釋為：1.規(guī)制“不以使用為目的”的惡意申請、囤積注冊等行為。2.增強(qiáng)注冊申請人的使用義務(wù)。企業(yè)基于防御目的商標(biāo)申請行為雖無惡意，也難以履行商標(biāo)的使用義務(wù)。防御性商標(biāo)和儲備商標(biāo)超出一定數(shù)量時，以第四條駁回完全符合《商標(biāo)法》立法目的。本文探討依據(jù)第四條審查要點(diǎn)，企業(yè)的“防御性商標(biāo)”和“儲備商標(biāo)”落入第四條審查時，是否被認(rèn)為“囤積”的考慮因素。

 

       基于企業(yè)防御性注冊和儲備性注冊的現(xiàn)實(shí)需要，《指南》在第四條的適用要件中規(guī)定，以下兩種情形不適用《商標(biāo)法》第四條：1.申請人基于防御目的申請與其注冊商標(biāo)標(biāo)識相同或者近似的商標(biāo)。2.申請人為具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來業(yè)務(wù)，預(yù)先適量申請商標(biāo)?？梢钥闯?，《指南》對“正當(dāng)防御”的限定條件是“有注冊商標(biāo)”前提下申請“與其注冊商標(biāo)標(biāo)識相同或者近似的商標(biāo)”，審查中，企業(yè)申請注冊與其注冊商標(biāo)標(biāo)識相同或者近似的商標(biāo)，即使全類申請，一般也不認(rèn)為違反《商標(biāo)法》第四條?！吨改稀穼?ldquo;合理儲備”的限定條件是“具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來業(yè)務(wù)”和“適量”，儲備性商標(biāo)可接受的范圍是依據(jù)合理推斷，有實(shí)際使用商標(biāo)的可能性，在此基礎(chǔ)上“適量”。

 

       “防御性商標(biāo)”如何不會“防御過度”？

 

       正當(dāng)防御與防御過度的邊界無法確定具體數(shù)值，與惡意申請和囤積注冊的判斷類似，需綜合考量申請人的經(jīng)營情況、主商標(biāo)的知名度等，綜合判斷可接受的“防御半徑”。一般來講，“防御性商標(biāo)”與主商標(biāo)近似度越高、主商標(biāo)的知名度越高、申請人的經(jīng)營范圍越廣，可容許的防御性商標(biāo)的數(shù)量越大。反之，則可能侵占公共領(lǐng)域商標(biāo)資源，可容許的防御性商標(biāo)的數(shù)量越小。

 

       以海底撈公司的“商標(biāo)護(hù)城河”為例，該公司名下3500余件商標(biāo)，根據(jù)不同申請情形，以當(dāng)前的審查標(biāo)準(zhǔn)判斷，“海底撈”、“海底撈火鍋及圖”“HI”“一起HI海底撈”等全類申請的商標(biāo)、“海底撈給力”“海底撈造爽”“海底撈制嗨”等重點(diǎn)類別申請的商標(biāo)，與其注冊商標(biāo)標(biāo)識相同或者近似，屬于《指南》規(guī)定可不適用第四條的情形。全類申請的“大HI”“中HI”、“大嗨”“中嗨”等系列商標(biāo)依據(jù)合理推斷，有實(shí)際使用的可能性。在第29、30、32、35、43類申請的“海底嘮”“海底澇”“海底三勞”“三每底撈”等商標(biāo)可認(rèn)為是“正當(dāng)防御”。其余幾百件商標(biāo)，如在第43類申請的“豫底撈”等“行政區(qū)劃簡稱+底撈”系列、“秦底撈”等“朝代名稱+底撈”系列、“杯底撈”等奇怪的“底撈”系列、“勺里撈”等各種“里撈”系列與其主商標(biāo)“海底撈”不近似，且數(shù)量達(dá)近千件，就有“防御過當(dāng)”的嫌疑了。

 

       企業(yè)以防御為目的申請商標(biāo)，要考慮自身情況，適量申請。實(shí)際審查中，基于防御意圖申請的理由成立的前提一般不僅僅是有注冊商標(biāo)，還要求注冊商標(biāo)已投入使用，未實(shí)際使用的商標(biāo)“預(yù)先防御”一般不予支持。為防止落入第四條審查，筆者不建議成系列、集中申請防御性商標(biāo)。

 

       “儲備商標(biāo)”多少算“適量”？

 

       “儲備商標(biāo)”是指申請人為未來業(yè)務(wù)拓展，預(yù)先申請的商標(biāo)。“儲備商標(biāo)”被認(rèn)定違反第四條，一般是認(rèn)為符合《指南》列舉的“商標(biāo)注冊申請數(shù)量巨大，明顯超出正常經(jīng)營活動需求，缺乏真實(shí)使用意圖，擾亂商標(biāo)注冊秩序的”之情形。當(dāng)“儲備商標(biāo)”涉嫌囤積落入第四條審查范圍時，是否屬于囤積，關(guān)鍵就在于是否基于具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來業(yè)務(wù)，申請數(shù)量是否在合理范圍內(nèi)。申請指定的類別與其經(jīng)營范圍是否相關(guān)度越大、申請人綜合實(shí)力越強(qiáng)、行業(yè)特點(diǎn)對商標(biāo)的需求量越大，可接受的“儲備商標(biāo)”的數(shù)量越大。

 

       服裝、游戲、食品等行業(yè)的企業(yè)一般對商標(biāo)的需求量較大，審查中也會考慮行業(yè)特點(diǎn)，不會僅以數(shù)量對是否“囤積”做出判斷。如杭州某公司，名下共申請商標(biāo)2300余件，其集中申請的394件商標(biāo)落入第四條審查，審查員發(fā)出《審查意見書》請申請人說明情況，申請人回文材料包括：1.其為規(guī)模較大的母嬰產(chǎn)品行業(yè)，提供了大量證據(jù)佐證。2.對本次申請的394件商標(biāo)的使用意圖都做出了說明。3.答辯稱其2300余件商標(biāo)有90%圍繞核心品牌展開，儲備商標(biāo)不足兩百件。審查中認(rèn)可了申請人的說明理由，對該批次商標(biāo)未適用《商標(biāo)法》第四條。

 

       涉嫌囤積時，《審查意見書》如何回復(fù)？

 

       目前的審查中，對涉嫌違反《商標(biāo)法》第四條的商標(biāo)申請，不會直接駁回，而是先發(fā)出《審查意見書》請申請人說明情況，這也在很大程度上避免“冤殺”。

 

        “防御性注冊”在回復(fù)《審查意見書》時，重點(diǎn)應(yīng)放在主商標(biāo)的使用證據(jù)和知名度方面的證據(jù)上，商標(biāo)維權(quán)的證明也可作為防御性注冊正當(dāng)性的佐證。《審查意見書》列明的商標(biāo)應(yīng)盡可能全部提供合理性說明和證據(jù)，只有說明沒有證據(jù)的回復(fù)意見一般不被接受。無法提供所有在列商標(biāo)的正當(dāng)性證據(jù)時，主動撤回一部分商標(biāo)申請，提供剩余商標(biāo)申請的正當(dāng)性證明也是避免“全軍覆沒”的方式。

 

       “儲備商標(biāo)”一般未實(shí)際使用，在回復(fù)《審查意見書》時，重點(diǎn)是證明有使用意圖，提交未來使用商標(biāo)可能性的證據(jù)。行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)實(shí)際經(jīng)營范圍等可作為申請數(shù)量多的佐證，“有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來業(yè)務(wù)”是指已經(jīng)在籌備中的，企業(yè)已經(jīng)做好準(zhǔn)備予以實(shí)施的未來業(yè)務(wù)，有力的證據(jù)材料是項(xiàng)目策劃過程中的證明文件、為未來業(yè)務(wù)實(shí)施做出準(zhǔn)備的證明等。

 

       申請人在收到涉嫌違反第四條的《審查意見書》時，就代表“防御過度”或者“儲備商標(biāo)”的數(shù)量超出可接受范圍了，申請人需要有實(shí)際證據(jù)證明其正當(dāng)性和合理性，僅說理性的回復(fù)意見，很難被認(rèn)可。

 

       企業(yè)在正確認(rèn)識商標(biāo)被侵權(quán)的風(fēng)險的前提下，沒有試圖獲得高于普通商標(biāo)甚至馳名商標(biāo)保護(hù)范疇的心理，基于企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營需要申請商標(biāo)，一般不會落入第四條的打擊范圍。在商標(biāo)局嚴(yán)厲打擊商標(biāo)惡意申請和囤積注冊的大環(huán)境下，相信企業(yè)會更理性地申請“防御性商標(biāo)”和“儲備商標(biāo)”。