相關(guān)案例介紹

 

       原告阿某波食品有限公司（下稱阿某波公司）系第8542616號“深海”文字商標(biāo)的所有權(quán)人，核定使用商品包括第29類的紫菜等。商標(biāo)的注冊日期為2012年9月14日。被告福州某林食品有限公司（下稱某林公司）在其生產(chǎn)的四款紫菜產(chǎn)品的外包裝上標(biāo)注有“深海紫菜”字樣，并使用了被告自有商標(biāo)“海之林”、“金海林”。阿某波公司起訴認(rèn)為某林公司在相同產(chǎn)品的外包裝上突出使用與其商標(biāo)完全相同的“深海”標(biāo)識，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。某林公司辯稱阿某波公司系惡意搶注商標(biāo)，其使用“深海”二字系對商品特點(diǎn)的描述性正當(dāng)使用，且其在2002年前就已經(jīng)在使用“深海”字樣了，并提交了相關(guān)的使用證據(jù)。故被告辯稱其屬于在先使用，依法不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

 

       福州市中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，阿某波公司商標(biāo)目前尚在有效期內(nèi)，應(yīng)受法律保護(hù)。某林公司在所銷售的其中兩款紫菜產(chǎn)品外包裝上突出使用“深海”字樣，容易導(dǎo)致混淆，應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。據(jù)此判令海林公司停止侵權(quán)、賠償損失。某林公司不服一審判決提起上訴。福建省高級人民法院二審審理查明，某林公司自2002年開始在其生產(chǎn)的紫菜產(chǎn)品的交易單據(jù)上、商品外包裝圖片上使用“深海紫菜”字樣。二審法院據(jù)此認(rèn)為，由于尚無專業(yè)協(xié)會或者行政管理部門對“深海”屬于描述紫菜產(chǎn)品的質(zhì)量、特性作出專業(yè)認(rèn)證或官方認(rèn)定。故現(xiàn)有證據(jù)尚不足以證明某林公司使用“深海”字樣的內(nèi)容屬于描述性合理使用。但某林公司在本案中提供的證據(jù)足以證明其早在2002年即開始生產(chǎn)銷售帶有“深海”字樣的紫菜產(chǎn)品。該持續(xù)性的使用行為已經(jīng)使“深海”文字成為有一定影響的標(biāo)識。且某林公司在原告商標(biāo)申請注冊后并沒有超出原有使用范圍。故某林公司關(guān)于在先使用的抗辯成立，據(jù)此，二審法院撤銷原審判決，改判駁回阿某波公司的全部訴訟請求。

 

       法官觀點(diǎn)

 

       本案的爭議焦點(diǎn)主要涉及被告主張的商標(biāo)在先使用的抗辯能否成立，但對于在先使用抗辯的法律性質(zhì)、具體包含哪些法定要件、具體個案中如何適用規(guī)定、對“原有范圍”應(yīng)作何理解等都是案件之外需要進(jìn)一步思考的問題。

 

       1.商標(biāo)在先使用抗辯的法律性質(zhì)

 

       商標(biāo)在先使用抗辯在法律層面目前僅見于前述商標(biāo)法第59條第3款的規(guī)定。該款規(guī)定的立法目的就是在商標(biāo)注冊的基本原則之外，保護(hù)那些雖已在先使用但未注冊的商標(biāo)使用人的權(quán)益，賦予其在符合法定條件下在一定范圍內(nèi)繼續(xù)使用該未注冊商標(biāo)的權(quán)利。關(guān)于在先使用的法律性質(zhì)如何界定，在學(xué)術(shù)界和實務(wù)界均存在爭議，有主張民事權(quán)利者，認(rèn)為“其他有一定影響的未注冊商標(biāo)在先使用的性質(zhì)是民事法益，具有使用權(quán)、請求權(quán)、抗辯權(quán)的權(quán)能”。也有認(rèn)為是消極性的抗辯權(quán)的。最高法院法官認(rèn)為：“立法者將先用權(quán)問題設(shè)置在侵權(quán)行為認(rèn)定條款之后、正用抗辯條款之中的目的，顯然是將其作為不侵害商標(biāo)權(quán)的抗辯事由之一，而并非授予先用者援引該條款獲得排他性保護(hù)的權(quán)利。”[1]最高法院在林明愷與富運(yùn)經(jīng)營部、美凱龍公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛再審案[2]（下稱林明愷案件，該案入選《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)案件年度報告（2019）》）中認(rèn)為商標(biāo)法第59條第3款規(guī)定的內(nèi)容是商標(biāo)法針對具體情況而作出的在先使用人不侵權(quán)抗辯事由?？梢?，無論是最高法院法官的個人觀點(diǎn)還是最高法院在裁判中所分析的理由，均是認(rèn)可在先使用抗辯應(yīng)屬于一種消極性的不侵權(quán)抗辯事由。

 

       2.商標(biāo)在先使用抗辯的構(gòu)成要件

 

       從商標(biāo)法該條款的字面意思理解，在先使用抗辯需滿足以下要件：第一，該在先商標(biāo)使用人先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)；第二，通過在先使用人的使用，使得該未注冊商標(biāo)具有一定的知名度，相關(guān)公眾在商標(biāo)標(biāo)識與所使用的商品或服務(wù)之間產(chǎn)生了對應(yīng)聯(lián)系；第三，該在先使用人在原使用范圍內(nèi)使用該商標(biāo)。關(guān)于在先使用的法定要件，由于商標(biāo)法的規(guī)定較為原則，缺乏相應(yīng)的司法解釋作細(xì)化補(bǔ)充，所以在具體適用中，對相關(guān)要件的把握仍然有一定爭議。主要爭議則是圍繞“在先使用的時間界限”“有一定影響”和“原使用范圍”等應(yīng)當(dāng)如何掌握的問題。

 

       第一，關(guān)于“在先使用的時間界限”要件的認(rèn)定。從商標(biāo)法規(guī)定的字面意思來看，在先使用的時間只要滿足早于權(quán)利人商標(biāo)的注冊申請時間即可。但從林明愷案件的裁判觀點(diǎn)來看，最高法院認(rèn)為在先使用的時間點(diǎn)不僅需要在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊時已經(jīng)使用商標(biāo)，還需要先于商標(biāo)注冊人使用，也就是所謂的“雙優(yōu)先”?！秶抑R產(chǎn)權(quán)局關(guān)于<商標(biāo)法>第五十九條第三款法律適用問題的批復(fù)》規(guī)定：“適用該款規(guī)定，在先使用人須同時滿足以下五個要件：一是在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前已經(jīng)使用；二是先于商標(biāo)注冊人使用；三是在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前的使用達(dá)到有“一定影響”的程度；四是不得超出原經(jīng)營商品或服務(wù)、原經(jīng)營區(qū)域等原使用范圍；五是商標(biāo)注冊人要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識的，在先使用人應(yīng)當(dāng)附加區(qū)別標(biāo)識”。從批復(fù)內(nèi)容來看國知局也是持“雙優(yōu)先”這個觀點(diǎn)。司法實踐中持相同觀點(diǎn)的案件還有廣西南寧中院審理的華潤知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司與桂林桂益房地產(chǎn)開發(fā)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案。[3]但也有法院認(rèn)為，使用人原則上需要滿足先于商標(biāo)注冊人使用這一要件，但是如果不能證明使用人具有侵權(quán)過錯，則即使用人晚于商標(biāo)注冊人使用商標(biāo)，在先使用抗辯亦可成立。如北京知產(chǎn)法院審理的北京中創(chuàng)東方教育科技有限公司與北京市海淀區(qū)啟航考試培訓(xùn)學(xué)校等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案（下稱588號案件）。[4]法院認(rèn)為：并非只要商標(biāo)注冊人早于在先使用人對商標(biāo)進(jìn)行了使用便當(dāng)然認(rèn)定先用抗辯不成立。如商標(biāo)注冊人雖存在在先使用行為，但在先使用人對此并不知曉，且亦無其他證據(jù)證明在先使用人存在明知或應(yīng)知商標(biāo)注冊人對注冊商標(biāo)的“申請意圖”卻仍在同一種或類似商品或服務(wù)上使用相同或相近似的商標(biāo)等其他惡意情形的，即不能僅因商標(biāo)注冊人具有在先使用行為而否認(rèn)先用抗辯的成立。

 

       第二，關(guān)于“有一定影響”要件的認(rèn)定。對未注冊商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)的目的就在于保護(hù)在先使用人對未注冊商標(biāo)享有的商譽(yù)，所以要求該商標(biāo)具有一定的影響，具有一定的知名度。關(guān)于“有一定影響”的要件判斷，實踐中在理解和標(biāo)準(zhǔn)掌握上存在一定爭議。商標(biāo)法多個條款和反不正當(dāng)競爭法均對“有一定影響”這一法律要件作出規(guī)定，但在內(nèi)涵和外延上是否一致則存有爭議?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第23條規(guī)定：“在先使用人舉證證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認(rèn)定為有一定影響。”但該條主要是針對商標(biāo)法第32條的“有一定影響”作出的進(jìn)一步解釋，而商標(biāo)法第32條是在先使用權(quán)排除他人惡意搶注注冊商標(biāo)的條款。但筆者認(rèn)為，從法律體系的完整性和一致性解釋出發(fā)，前述司法解釋的規(guī)定在在先使用抗辯的認(rèn)定中可以參照適用。故在具體案件中，在先使用人能夠證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，當(dāng)然屬于商標(biāo)法第59條第3款中在先使用有一定影響的商標(biāo)，如果在先使用人能夠證明其中之一的，例如有一定的持續(xù)使用時間或有一定的銷售區(qū)域或有一定的銷量或投入了廣告宣傳的，也可認(rèn)定為有一定影響。另外，“有一定影響”通常有地域限制，即在一定的區(qū)域范圍內(nèi)產(chǎn)生影響。根據(jù)司法實踐，“有一定影響”是在一定或者特定的地區(qū)具有知名度和影響力，而不是全國性的普遍知名，對“一定影響”標(biāo)準(zhǔn)不能提出過高要求。正是因為地域限制才會出現(xiàn)善意不知他人未注冊商標(biāo)在先使用的情況，但是這種地域限制不應(yīng)過度放大，限制在與在后主體經(jīng)營范圍無交叉的當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)市場即可，因為一旦在先使用的未注冊商標(biāo)的影響范圍過大或存在一定市場交叉，在后主體的主觀狀態(tài)就有可能被判定為“應(yīng)知”或“明知”。

 

       第三，關(guān)于“原使用范圍”要件的認(rèn)定。對于“原使用范圍”的含義，商標(biāo)法及司法解釋亦無明確規(guī)定，故需結(jié)合商標(biāo)的基本原理及該條款的立法目的來理解。商標(biāo)作為一種商業(yè)符號，其價值來源于在經(jīng)營活動中的實際使用。通過在先使用人的經(jīng)營，使得該商標(biāo)承載了一定的商譽(yù)，在商標(biāo)標(biāo)識與商品之間建立起穩(wěn)固的聯(lián)系，這種通過使用產(chǎn)生的商譽(yù)以及標(biāo)識與商品之間的聯(lián)系，是法律需要予以保護(hù)的。因此，就“原使用范圍”而言，首先需要分析的是通過在先使用人的使用，在哪些商品上已經(jīng)使得商標(biāo)與商品之間建立了穩(wěn)定的聯(lián)系，并形成了固定的消費(fèi)群體，然后在這個基礎(chǔ)上確定“原使用范圍”。而不應(yīng)只從在先使用人的銷售量、銷售地域等使用規(guī)模方面對“原使用范圍”進(jìn)行界定。上海知產(chǎn)法院審理的原告于松訴北京廿一客食品有限公司及其十一家關(guān)聯(lián)公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案件中[5]，法院認(rèn)為，“對原有范圍的界定，商標(biāo)法強(qiáng)調(diào)的是使用范圍而非使用規(guī)模。因此，判斷被訴商標(biāo)的使用是否仍在原有范圍內(nèi)應(yīng)結(jié)合個案的實際情況，從使用方式、使用主體之間的關(guān)系和經(jīng)營模式的特點(diǎn)等方面進(jìn)行考量。”另有觀點(diǎn)認(rèn)為，“在當(dāng)今電子商務(wù)和移動互聯(lián)飛速發(fā)達(dá)的時代，商品流通已經(jīng)跨越傳統(tǒng)的地理界限，商標(biāo)地域性原則已經(jīng)受到挑戰(zhàn)，所以限制地域范圍和生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)毫無意義。”“在先使用人經(jīng)營的實體店在他人商標(biāo)注冊后，開始入駐移動互聯(lián)平臺接單，通過外賣配送的方式不應(yīng)認(rèn)定為改變原有使用方式。因為，入駐移動互聯(lián)平臺的仍是原先的實體店，且移動互聯(lián)平臺、外賣配送是技術(shù)發(fā)展的結(jié)果，改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)、生活方式。”[6]

 

       在588號案件中，兩個解釋方法的適用值得借鑒：一是目的解釋方法的適用。法律規(guī)定對“原使用范圍”并無細(xì)化規(guī)定，但通過適用文義解釋方法，即按照日常語言使用方式，能夠解讀為對在先使用人關(guān)于商品、標(biāo)識、主體、地域范圍的限定，其作為適用該條款的要件之一，應(yīng)當(dāng)具有實質(zhì)性的意義。即在文義解釋的方法之下，“原使用范圍”雖然不是十分具體但是有一個大致的輪廓。該案中，二審法院認(rèn)定在先使用人的后續(xù)使用行為，主體上僅限于“在先使用人”本人及在先已獲授權(quán)許可的“被許可使用人”；“商標(biāo)”及“商品或服務(wù)”應(yīng)與在先使用的商標(biāo)及商品或服務(wù)“相同”或“基本相同”；但使用行為的規(guī)模不受在先使用規(guī)模的限制。關(guān)于使用規(guī)模的認(rèn)定，裁判者是結(jié)合該條款的立法目的、商標(biāo)本身的特征以及經(jīng)營活動的特點(diǎn)等因素綜合作出的分析意見（目的解釋）。二是注重法律解釋體系性。該案二審法院將爭議焦點(diǎn)歸納為我國現(xiàn)行商標(biāo)法第59條第3款的適用問題，但并沒有僅僅局限在該法條本身，而是兼顧了我國現(xiàn)行商標(biāo)法、反不正當(dāng)競爭法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，在證成的過程中呈現(xiàn)出體系性，避免了斷章取義和形式主義。

 

       “原使用范圍”要件的審查中關(guān)于使用主體的確定也是容易引起爭議和分歧的問題。有觀點(diǎn)認(rèn)為有權(quán)行使在先使用抗辯的主體只能限定為在先使用人本人，并以最高法院的判例為依據(jù)。最高法院在林明愷案件中提出：“作為一項抗辯事由，該不侵權(quán)抗辯僅應(yīng)由在先使用人自行提出。在先使用人之外的其他人，無論是否取得在先使用人的同意，均無權(quán)依據(jù)商標(biāo)法第五十九條第三款提出不侵權(quán)抗辯。”從最高法院的觀點(diǎn)來看，能否理解為除了原始在先使用人自己，其他任何主體均不能援引在先使用抗辯。我個人理解最高法院在該案的觀點(diǎn)是指如果在先使用人將在先使用的標(biāo)識在權(quán)利人的商標(biāo)注冊之后又許可他人使用，他人主張在先使用抗辯不能成立。但如果在權(quán)利商標(biāo)注冊之前，已經(jīng)存在被許可使用的情形，則被許可人同樣可以視為“在先使用人”的范疇。“在先使用有一定影響的未注冊商標(biāo)所有人本人和其被許可人以及受讓人均有資格主張在先使用抗辯，至于抗辯能否成立，則要根據(jù)其他要件予以判斷。”[7]588號案件中法院的裁判觀點(diǎn)亦認(rèn)可在先使用的主體包括被許可人。[8]