涉案作品知名度高

 

據(jù)統(tǒng)計，自2019年1月1日到2020年5月31日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院共審結(jié)涉及作品名稱及作品中的角色名稱在先權(quán)益保護的案件67件，主要涉及18個權(quán)利主體，其中10個為國外權(quán)利主體。權(quán)利主體主要包括騰訊科技公司、央視動畫有限公司、迪士尼企業(yè)公司、喬丹有限公司等。

 

在所有涉及作品名稱及作品中的角色名稱在先權(quán)益保護的案件中，法院依據(jù)權(quán)利人的主張適用我國商標法第三十二條，認定訴爭商標構(gòu)成侵犯權(quán)利人在先權(quán)益的案件共有36件，占比為53.7%，其中認定構(gòu)成侵犯作品名稱在先權(quán)益的28件，占比為77%，涉及的作品名稱包括“鐵臂阿童木”“冰雪奇緣”“三生三世十里桃花”“英雄聯(lián)盟”等。

 

通過分析這些案件，可以發(fā)現(xiàn)涉及作品名稱在先權(quán)益的案件具有以下特點：

 

一是作品知名度高、受眾較廣。在關(guān)于作品名稱在先權(quán)益的案件中，涉及的作品通常具有較高的知名度，且受眾較廣，如“功夫熊貓KUNG FU PANDA”“三生三世十里桃花”“王者榮耀”等均為大眾熟知的作品。正是因為這些作品的高知名度，才使得其作品名稱具有辨識度，進而產(chǎn)生一定的商業(yè)價值，可以作為在先權(quán)益予以保護。

 

二是作品名稱具有較強的“可識別性”。當公眾在識別作品時，首先關(guān)注的往往是作品的名稱，也就是說作品名稱在作品和權(quán)利人之間建立起了聯(lián)系，具有一定的可識別性。作品名稱實際上起到了與商標類似的、區(qū)分商品或服務來源的作用，使相關(guān)公眾能夠通過作品名稱與作品權(quán)利人相聯(lián)系，形成一一對應關(guān)系。

 

三是所涉作品中，外國權(quán)利人較多。根據(jù)作品名稱在先權(quán)益保護相關(guān)案件的審理情況，案件涉及日本、英國、美國等國外權(quán)利人的約占55%，呈現(xiàn)出比例較高的特點。例如“阿童木”“小羊肖恩”“功夫熊貓”“007”等案件中涉及來自日本、英國、美國等國外的權(quán)利人。

 

四是作品名稱的保護范圍貼近日常生活。開發(fā)推廣衍生品是當今文化娛樂行業(yè)較為常見的一種商業(yè)模式，作品的權(quán)利人通過衍生產(chǎn)品獲得更多的商業(yè)利益。因具有較高知名度的作品受眾較為廣泛，其衍生品往往會涉及各個日常生活領(lǐng)域，因此作品名稱在先權(quán)益的保護范圍并不限于其作品所屬領(lǐng)域，而是涵蓋了其知名度所及的日常生活領(lǐng)域。例如在“王者榮耀”案中，法院認為游戲《王者榮耀》的知名度所及范圍能夠及于日常生活領(lǐng)域的商品，而訴爭商標核準注冊的白酒等商品亦為日常生活領(lǐng)域的商品，“王者榮耀”作品名稱在先權(quán)益的保護范圍能夠及于白酒等商品。

 

四大因素值得考量

 

據(jù)宋魚水介紹，在審理的商標授權(quán)確權(quán)行政案件中，部分當事人根據(jù)相關(guān)規(guī)定主張其作品名稱為商標法所規(guī)定的在先權(quán)利時，法院通?？紤]如下因素：所涉作品在著作權(quán)保護期限內(nèi)，其作品名稱在訴爭商標申請注冊前具有一定知名度；訴爭商標的申請注冊人主觀上存在惡意；訴爭商標標志與作品名稱相同或近似，且訴爭商標指定使用的商品屬于在先作品名稱知名度所及的范圍；易導致相關(guān)公眾誤認為其經(jīng)過在先作品所有人的許可或與其存在特定聯(lián)系。

 

首先，在判斷作品名稱是否具有一定知名度時，通常應考慮作品的傳播方式、宣傳廣度與宣傳時間等因素。通常情況下，商業(yè)標識需經(jīng)一段時間的宣傳或使用才能獲得知名度，但網(wǎng)絡環(huán)境下傳播、宣傳的時間和成本降低，對作品知名度的判斷應綜合考慮作品的特點、上線規(guī)律和行業(yè)運行狀況等因素。如在“王者榮耀”案中，法院結(jié)合網(wǎng)絡游戲產(chǎn)品在生命周期、營銷推廣策略、用戶規(guī)模等方面的產(chǎn)業(yè)特點，認定在訴爭商標申請日前，《王者榮耀》游戲在上線短時間內(nèi)已獲得較高的搜索點擊量和廣泛的關(guān)注度，具有較高的知名度。

 

其次，在判斷作品名稱是否應作為在先權(quán)益進行保護時，訴爭商標標志應與作品名稱相同或近似，主要判斷要素為訴爭商標的顯著識別部分與作品名稱是否相同或近似。例如，在“小羊肖恩”案中，法院認為訴爭商標雖為圖文組合商標，但其文字“小羊肖恩shaun the sheep”為訴爭商標的顯著識別部分，該標識與《小羊肖恩》的作品名稱及角色名稱完全相同。

 

在判斷訴爭商標的注冊申請人主觀上是否存在惡意時，通常應結(jié)合相關(guān)證據(jù)對訴爭商標申請注冊時間、相同或近似商標注冊的數(shù)量等因素綜合考慮。如在 “王者榮耀”案中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院根據(jù)第三人申請帶有“王者榮耀”“王者”“榮耀”字樣的商標、第三人的法定代表人同時擔任貴州王者榮耀酒業(yè)有限公司的法定代表人等情況，認定訴爭商標申請注冊人具有惡意。

 

最后，在認定易導致相關(guān)公眾誤認為其經(jīng)過在先作品所有人的許可或與其存在特定聯(lián)系時，需要考量訴爭商標指定使用的商品是否屬于在先作品名稱知名度所及的范圍。在先作品名稱的保護范圍應限于與作品及其衍生品所處領(lǐng)域相同、類似或具有較大關(guān)聯(lián)性的商品或服務。例如，在“冰雪奇緣”案中，法院認定“按摩器械、理療設備”等商品，與目前商業(yè)環(huán)境下電影衍生品的覆蓋范圍差距較大，不易導致相關(guān)公眾誤認為其經(jīng)過電影《冰雪奇緣》權(quán)利人的許可或者與權(quán)利人存在特定聯(lián)系；而“電視播放、有線電視播放”等服務以及“背包、錢包”等商品，則與其覆蓋范圍基本吻合，容易導致相關(guān)公眾的混淆誤認。

 

宋魚水表示，在司法實踐中應綜合考量上述四點因素，對具有較高知名度的作品名稱在先權(quán)益應予以有效保護，避免相關(guān)公眾誤認，規(guī)范商標注冊使用秩序。（本報記者 祝文明）